Kategoria: znak towarowy

Czy know-how można opatentować?

know-how

Na początku należy wyjaśnić czym są: know-how i tajemnica przedsiębiorstwa. Pojęcia te nie są tożsame.

Know-how

Definicja tego pojęcia znajduje się w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii, w którym  ustawodawca europejski w art.1 ust. 1 pkt. i wskazał, że know-how stanowi pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:

  • niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne;
  • istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową;
  • zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Definicja tego pojęcia znajduje się w art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

§ 2 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Porównując powyższe definicje można zauważyć, że tajemnica przedsiębiorstwa jest pojęciem szerszym niż know-how. Każde know-how stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, ale nie każda tajemnica przedsiębiorstwa stanowi know-how.

Jak zabezpieczyć know-how i tajemnicę przedsiębiorstwa

Know-how nie ma charakteru odkrywczego, nie można go więc opatentować.

Podstawowym instrumentem prawnym służącym ochronie know-how są przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: zgodnie z art.  11. § 1Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Art. 23 tej samej ustawy określa odpowiedzialność karną za załamanie tajemnicy przedsiębiorstwa: § 1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.

Ponadto sąd może nakazać naprawienie szkody, a także zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu lub zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wszystko zależy od okoliczność dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorca może dochodzić również odszkodowania przed sądem cywilnym na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego, przepis ten nakazuje naprawienie wyrządzonej szkody. Odszkodowania przedsiębiorca może dochodzić niezależnie od tego, czy toczy się postępowanie przed sądem karnym.

Podstawową formą ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how jest właściwa klauzula umowna. Inaczej mówić, przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby w umowach z kontrahentami, pracownikami, itp. znalazły się zapisy chroniące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz know-how przedsiębiorcy.

Tajemnica przedsiębiorstwa utrzymuje swoją ważność do czasu pozostawania informacją niejawną i to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek. Należy o to zadbać, np. poprzez kary umowne w umowie z pracownikami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, szyfrowanie plików lub wyraźne oznaczanie dokumentów, jako informacje poufne.

Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego

znak słowno-graficzny

Na firmowej stronie wskazujecie Państwo, że Wasze biuro czy kancelaria jest przyjazne klientowi. Co więcej, na stronie może pojawić się logotyp ze słowami „przyjazne biuro” lub „przyjazna kancelaria”. Niespodziewanie otrzymujecie wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego, bo inny podmiot zarejestrował znak słowno-graficzny „przyjazne biuro” (np.: biuro rachunkowe, biuro księgowe, architekta) lub „przyjazna kancelaria” (np.: zajmująca się usługami prawnymi i odszkodowaniami). Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego, dla lepszego efektu, wysyłane jest z kancelarii adwokata lub radcy prawnego.

W wezwaniu adwokat lub radca prawny wzywa do:

  1. zaprzestania umieszczania tego znaku na towarach lub opakowaniach, oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, ich importu lub eksportu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także zaprzestania oferowania lub świadczenia usług pod tym znakiem;
  2. zaprzestania umieszczania znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
  3. zaprzestania posługiwania się znakiem w celu reklamy;
  4. usunięcia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisów z użyciem chronionego znaku towarowego, oraz zawiadomienia o zmianach innych organów fiskalnych, statystycznych, rentowych, itp.;
  5. usunięcia z rejestrów, baz danych i innych zbiorów informacji danych na temat Państwa działalności, w których wymieniany jest chroniony znak towarowy;
  6. usunięcia ze strony internetowej działającej pod jakimkolwiek adresem określenia zawierającego znak towarowy, w tym zaprzestania używania domeny o zbliżonej nazwie.

Czy należy postąpić tak, jak to wezwanie nakazuje? Czy faktycznie znak towarowy został naruszony?

Zacznijmy od tego, że udzielenie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny oznacza, że taki rodzaj znaku chroni słowo bądź słowa w nim użyte wyłącznie w zakresie określonej szaty graficznej, ochrona natomiast nie rozciąga się na każdą możliwą formę tego znaku. W stosunku do znaku towarowego słowno-graficznego akcent, pod kątem którego należy oceniać możliwość ewentualnego naruszenia prawa ochronnego wynikającego rejestracji takiego znaku, położony jest więc na wizualną część znaku.

Ocenę czy faktycznie doszło do naruszenia przeprowadzamy wyłącznie biorąc pod uwagę całość znaku, analizując go w warstwie słownej oraz w warstwie graficznej. Ograniczenie się jedynie do poszczególnych części składowych znaku (np.: jednego lub kilku słów) prowadzi do zbyt szerokiego a w konsekwencji do nieprawidłowego oznaczenia granic ochrony znaku towarowego. Ochronę słowno-graficznego znaku towarowego należy rozpatrywać przez pryzmat zarówno rozmiaru i koloru czcionki oraz innych elementów zawartych w tym znaku. Ochroną nie są natomiast objęte poszczególne słowa pojedynczo bądź łącznie użyte w tym znaku. Oznacza to, że słowa te mogą być dowolnie używane przez inny podmiot. Tylko udzielenie ochrony na znak słowny obejmowałoby absolutnie każdą formę użycia danego słowa bądź słów w klasach, w których znak ten uzyskał ochronę (np.: jeśli chodzi o biura rachunkowe to jest to klasa 35: agencje reklamowe; doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; księgowość; rachunkowość; przygotowywanie zeznań podatkowych; sporządzanie sprawozdań rachunkowych). Uzyskana w wyniku rejestracji znaku słownego ochrona, wyłącznie jeśli chodzi o określoną klasę, będzie skutkowała możliwością zakazania używania innym chronionej nazwy lub nazwy podobnej niezależnie od jej czcionki, rozmiaru, koloru czy towarzyszących elementów graficznych. Taka możliwość nie została jednak przewidziana dla ochrony znaków słowno-graficznych; dotyczy wyłącznie słownych znaków towarowych.

Udzielnie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny oznacza ponadto, iż ewentualnej oceny naruszenia tego prawa należy dokonać przez porównanie dwóch przeciwstawnych znaków słowno- graficznych. Jeśli logotyp ma inną czcionkę, rozmiar, kolor lub inne towarzyszące elementy graficzne niż będący podstawą porównania zastrzeżony słowno-graficzny znak towarowy to nie można mówić o podobieństwie logotypu do znaku towarowego.

Ocena podobieństwa zarejestrowanego znaku towarowego słowno-graficznego i przeciwstawnego mu oznaczenia powinna opierać się na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znak i oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym bądź kilku istotnych aspektach (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji WE /dalej SPI/ z 223.10.2002 w sprawie T-6/01 Matratzen). Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (por. m.in. wyrok ETS z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion). Kierując się zatem zasadami wypracowanymi w orzecznictwie wspólnotowym, należy stwierdzić, że znak złożony może być uznany za podobny do innego znaku złożonego lub jednoelementowego wówczas, gdy jego składnik stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez złożony znak towarowy (por. wyrok SPI wydany 16.03.2005 r. w sprawie T-112/03 L’Oreal).

O podobieństwie znaków bądź braku takiego podobieństwa decydują więc elementy odróżniające oba znaki.

Warto też wskazać, że sformułowanie „przyjazne biuro” lub „przyjazna kancelaria” ma słabą zdolność odróżniającą, ponieważ jest to znak opisowy, zawierający powszechnie używane w obrocie słowa wartościujące, z których żaden ani pojedynczo ani łącznie nie posiada jakichkolwiek cech odróżniających. Takie słowa są popularne, powszechnie pojawiające się w obrocie gospodarczym. Uprawniony ze znaku słowno-graficznego, który ma słabą zdolność oddziaływania musi liczyć się z tym, iż taki znak musi często tolerować współistnienie znaków bliskich (tak również np. U. Promińska – Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998, s. 42).

Na podstawie art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej „pwp”) naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Aby więc uprawniony mógł skorzystać z ochrony przewidzianej w tym przepisie koniecznym jest kumulatywne spełnienie przesłanek określonych w tym przepisie.

W większości przypadków okaże się, że brak jest uzasadnienia dla jakichkolwiek roszczeń do zaprzestania naruszeń przyznanego prawa ochronnego, albowiem takie naruszenia nie mają miejsca. Dlatego też należy niezwłocznie odpowiedzieć na wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego, przedstawiając argumentację wskazującą dlaczego słowno-graficzny znak towarowy nie został naruszony.

 

Foto dzięki uprzejmości tiverylucky / freedigitalphotos.net