Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego

znak słowno-graficzny

Na firmowej stronie wskazujecie Państwo, że Wasze biuro czy kancelaria jest przyjazne klientowi. Co więcej, na stronie może pojawić się logotyp ze słowami „przyjazne biuro” lub „przyjazna kancelaria”. Niespodziewanie otrzymujecie wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego, bo inny podmiot zarejestrował znak słowno-graficzny „przyjazne biuro” (np.: biuro rachunkowe, biuro księgowe, architekta) lub „przyjazna kancelaria” (np.: zajmująca się usługami prawnymi i odszkodowaniami). Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego, dla lepszego efektu, wysyłane jest z kancelarii adwokata lub radcy prawnego.

W wezwaniu adwokat lub radca prawny wzywa do:

  1. zaprzestania umieszczania tego znaku na towarach lub opakowaniach, oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, ich importu lub eksportu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także zaprzestania oferowania lub świadczenia usług pod tym znakiem;
  2. zaprzestania umieszczania znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
  3. zaprzestania posługiwania się znakiem w celu reklamy;
  4. usunięcia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisów z użyciem chronionego znaku towarowego, oraz zawiadomienia o zmianach innych organów fiskalnych, statystycznych, rentowych, itp.;
  5. usunięcia z rejestrów, baz danych i innych zbiorów informacji danych na temat Państwa działalności, w których wymieniany jest chroniony znak towarowy;
  6. usunięcia ze strony internetowej działającej pod jakimkolwiek adresem określenia zawierającego znak towarowy, w tym zaprzestania używania domeny o zbliżonej nazwie.

Czy należy postąpić tak, jak to wezwanie nakazuje? Czy faktycznie znak towarowy został naruszony?

Zacznijmy od tego, że udzielenie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny oznacza, że taki rodzaj znaku chroni słowo bądź słowa w nim użyte wyłącznie w zakresie określonej szaty graficznej, ochrona natomiast nie rozciąga się na każdą możliwą formę tego znaku. W stosunku do znaku towarowego słowno-graficznego akcent, pod kątem którego należy oceniać możliwość ewentualnego naruszenia prawa ochronnego wynikającego rejestracji takiego znaku, położony jest więc na wizualną część znaku.

Ocenę czy faktycznie doszło do naruszenia przeprowadzamy wyłącznie biorąc pod uwagę całość znaku, analizując go w warstwie słownej oraz w warstwie graficznej. Ograniczenie się jedynie do poszczególnych części składowych znaku (np.: jednego lub kilku słów) prowadzi do zbyt szerokiego a w konsekwencji do nieprawidłowego oznaczenia granic ochrony znaku towarowego. Ochronę słowno-graficznego znaku towarowego należy rozpatrywać przez pryzmat zarówno rozmiaru i koloru czcionki oraz innych elementów zawartych w tym znaku. Ochroną nie są natomiast objęte poszczególne słowa pojedynczo bądź łącznie użyte w tym znaku. Oznacza to, że słowa te mogą być dowolnie używane przez inny podmiot. Tylko udzielenie ochrony na znak słowny obejmowałoby absolutnie każdą formę użycia danego słowa bądź słów w klasach, w których znak ten uzyskał ochronę (np.: jeśli chodzi o biura rachunkowe to jest to klasa 35: agencje reklamowe; doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; księgowość; rachunkowość; przygotowywanie zeznań podatkowych; sporządzanie sprawozdań rachunkowych). Uzyskana w wyniku rejestracji znaku słownego ochrona, wyłącznie jeśli chodzi o określoną klasę, będzie skutkowała możliwością zakazania używania innym chronionej nazwy lub nazwy podobnej niezależnie od jej czcionki, rozmiaru, koloru czy towarzyszących elementów graficznych. Taka możliwość nie została jednak przewidziana dla ochrony znaków słowno-graficznych; dotyczy wyłącznie słownych znaków towarowych.

Udzielnie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny oznacza ponadto, iż ewentualnej oceny naruszenia tego prawa należy dokonać przez porównanie dwóch przeciwstawnych znaków słowno- graficznych. Jeśli logotyp ma inną czcionkę, rozmiar, kolor lub inne towarzyszące elementy graficzne niż będący podstawą porównania zastrzeżony słowno-graficzny znak towarowy to nie można mówić o podobieństwie logotypu do znaku towarowego.

Ocena podobieństwa zarejestrowanego znaku towarowego słowno-graficznego i przeciwstawnego mu oznaczenia powinna opierać się na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znak i oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym bądź kilku istotnych aspektach (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji WE /dalej SPI/ z 223.10.2002 w sprawie T-6/01 Matratzen). Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (por. m.in. wyrok ETS z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion). Kierując się zatem zasadami wypracowanymi w orzecznictwie wspólnotowym, należy stwierdzić, że znak złożony może być uznany za podobny do innego znaku złożonego lub jednoelementowego wówczas, gdy jego składnik stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez złożony znak towarowy (por. wyrok SPI wydany 16.03.2005 r. w sprawie T-112/03 L’Oreal).

O podobieństwie znaków bądź braku takiego podobieństwa decydują więc elementy odróżniające oba znaki.

Warto też wskazać, że sformułowanie „przyjazne biuro” lub „przyjazna kancelaria” ma słabą zdolność odróżniającą, ponieważ jest to znak opisowy, zawierający powszechnie używane w obrocie słowa wartościujące, z których żaden ani pojedynczo ani łącznie nie posiada jakichkolwiek cech odróżniających. Takie słowa są popularne, powszechnie pojawiające się w obrocie gospodarczym. Uprawniony ze znaku słowno-graficznego, który ma słabą zdolność oddziaływania musi liczyć się z tym, iż taki znak musi często tolerować współistnienie znaków bliskich (tak również np. U. Promińska – Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998, s. 42).

Na podstawie art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej „pwp”) naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Aby więc uprawniony mógł skorzystać z ochrony przewidzianej w tym przepisie koniecznym jest kumulatywne spełnienie przesłanek określonych w tym przepisie.

W większości przypadków okaże się, że brak jest uzasadnienia dla jakichkolwiek roszczeń do zaprzestania naruszeń przyznanego prawa ochronnego, albowiem takie naruszenia nie mają miejsca. Dlatego też należy niezwłocznie odpowiedzieć na wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego, przedstawiając argumentację wskazującą dlaczego słowno-graficzny znak towarowy nie został naruszony.

 

Foto dzięki uprzejmości tiverylucky / freedigitalphotos.net

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.